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Contrefaçon de marque – Quelle juste indemnisation ?

Par Amélie JOURDAN, Juriste | Publié le 16/12/2014


En tant que titulaire d’une marque, vous détenez des droits sur le signe protégé. En cas d’atteinte à ces droits de propriété intellectuelle, des actions existent afin que vous obteniez réparation de votre préjudice ainsi qu’une indemnisation. Avocats PICOVSCHI est là pour vous défendre.

Qu’est-ce que la contrefaçon de marque ?

La marque est un signe (mot, image, graphisme…) servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi qu’il est interdit, sans l’autorisation du propriétaire, de reproduire, d’utiliser, d’imiter, d’apposer une marque protégée pour des produits ou services identiques.

Si vous vous retrouvez dans une telle situation, il convient d’agir afin de défendre vos droits de propriété intellectuelle, ainsi que votre activité. 

Quel est le tribunal compétent pour agir ?

En matière civile, le Tribunal de Grande Instance a la compétence exclusive pour traiter des litiges relatifs à la contrefaçon, même si le conflit concerne deux commerçants. La représentation par avocat est alors obligatoire.

Suite au décret du 9 octobre 2009 en application de la loi du 29 octobre 2007, seuls neuf Tribunaux de Grande Instance sont compétents pour traiter de la complexité et de la spécificité de la contrefaçon. A noter que pour les contentieux liés aux brevets, le Tribunal de Grande Instance de Paris a la compétence exclusive.

Quelles sont les actions envisageables ?

Selon le moment où vous découvrez des agissements contrefaisants, diverses options s’offrent à vous.

S’opposer au dépôt d’une marque

Tout d’abord lors de l’enregistrement d’une marque, il est possible dans les deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement de faire opposition auprès du directeur de l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle). Attention seul le propriétaire d’une marque déposée ou enregistrée antérieurement, le propriétaire d’une marque notoire, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation (sous réserve que le contrat ne s’y oppose pas) peuvent formuler une telle demande.

Le recours à un avocat en droit de la propriété intellectuelle est indispensable au regard de l’enjeu. En effet à ce stade, il faut convaincre le directeur de l’INPI de l’impact négatif que pourrait avoir l’enregistrement de cette marque pour votre activité, et faire valoir vos droits.

Si je directeur de l’INPI considère que l’opposition est justifiée, la demande d’enregistrement de la marque sera alors rejetée, ce qui vous évitera de subir un préjudice.

Se constituer de solides preuves avec la procédure de saisie-contrefaçon

Votre avocat en droit de la propriété intellectuelle peut être amené à saisir le Président du Tribunal de Grande Instance sur requête, afin que ce dernier délivre une ordonnance autorisant une procédure de saisie-contrefaçon par un huissier de justice.

Elle permet de constituer de solides preuves, puisqu’elle peut consister en la saisie de produits, de documents comptables… ou d’une description détaillée des éléments présentés sous une marque contrefaisante par exemple.   

Toutefois, afin de ne pas porter atteinte à la liberté de concurrence, la procédure est strictement encadrée. Elle doit être suivie de la saisie du Tribunal de Grande Instance sur le fond via une assignation dans un court délai prévu par voie règlementaire, sous peine d’être annulée.

Agir en contrefaçon : civil et/ou pénal ?

Il est possible d’agir en contrefaçon sur le plan civil et pénal. En matière civile, le propriétaire d’une marque ou le cessionnaire ou le licencié exclusif d’une marque dans des conditions particulières pour les deux derniers peuvent agir devant le Tribunal de Grande Instance après avoir mis en demeure le présumé contrefacteur. Ce dernier encourt le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur le plan pénal, le présumé contrefacteur risque de nombreuses années de prison ainsi que lourdes amendes en cas d’importation, d’exportation, de production, de détention, de vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, etc.

Action en concurrence déloyale et action en contrefaçon : quelle distinction ?

L’action en concurrence déloyale vise à sanctionner des comportements contraires aux usages normaux du commerce sur le fondement de la responsabilité civile. En droit des marques, il s’agit par exemple de la création d’un risque de confusion avec un produit, une marque ou tout autre signe distinctif d’un concurrent.

Une telle action est également envisageable sur le terrain du parasitisme, c’est-à-dire lorsqu’un concurrent s’immisce dans le sillage économique d’un autre, en profitant de ses investissements humains et financiers.

Attention, si l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale sont complémentaires, elles sont toutefois distinctes. En effet, elles doivent se fonder sur des faits différents. Seul un avocat expert en droit de la propriété intellectuelle saura présenter les arguments de manière subtile et vous offrir des chances d’indemnisation supplémentaires.

Comment indemniser le préjudice subi ?   

La loi du 11 mars 2014 est venue renforcer la lutte contre la contrefaçon en apportant notamment des précisions sur la détermination du préjudice.

Trois points sont ainsi indispensables pour évaluer le montant du préjudice :

  • « Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
  • Le préjudice moral ;
  • Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissement intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. »

Ainsi il existe de nombreux moyens pour se défendre face à des agissements contrefaisants. Avocats PICOVSCHI met son expérience à votre service pour élaborer la stratégie la plus adaptée à votre situation et vous permettre d’obtenir réparation et indemnisation de votre préjudice.

Cet article est mis en ligne à des fins d'information du public et dans l'intérêt des justiciables. Il est régulièrement mis à jour, dans la mesure du possible. En raison de l'évolution permanente de la législation en vigueur, nous ne pouvons toutefois pas garantir son application actuelle et vous invitons à nous interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 01 56 79 11 00. En aucun cas le Cabinet ne pourra être tenu responsable de l'inexactitude et de l'obsolescence des articles du site.

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