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Contrefaçon de marque de luxe : comment se défendre ?

| Mis à jour le 11/02/2020 | Publié le

Vous avez reçu une lettre de mise en demeure, une assignation, ou fait l’objet de la visite d’un huissier pour saisir ou constater vos produits, en provenance d’une marque de luxe. Cette dernière vous reproche d’avoir contrefait sa marque. Comment vous défendre ? Quels sont ses droits ? Pas de panique ! Avocats Picovschi vous renseigne sur la contrefaçon de marques de luxe.

Les droits conférés par l’enregistrement d’une marque

En France, pour bénéficier de la protection par la marque, il convient de faire un dépôt à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). La marque constitue « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (CPI, art L 711-1).

L’enregistrement d’une marque à l’INPI confère des droits de propriété intellectuelle à son déposant. Ce dernier peut ainsi s’opposer à toute reproduction, usage, apposition, imitation de sa marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, entrainant un risque de confusion dans l’esprit du public. En effet, de tels agissements, s’ils ont lieu sans l’accord du titulaire de la marque, sont caractéristiques de la contrefaçon (CPI, art L 716-1).

L’enregistrement n’est pas le seul moyen de conférer des droits au propriétaire d’une marque. Les marques notoires et de renommée bénéficient d’une protection particulière. La marque notoire correspond à une marque qui jouit d’une protection même si cette dernière n’a pas été préalablement enregistrée (Convention de l’Union de Paris, article 6 bis). La marque de renommée correspond quant à elle à une marque dont le champ de protection s’étend au-delà du principe de spécialité qui veut une protection pour des produits identiques, voire similaires.

Les différentes catégories de marques ne sont pas connues de tous. Si tel est votre cas, vous pouvez vous rapprocher d’un avocat en droit de la propriété industrielle pour obtenir des conseils avisés.

La marque de luxe n’est pas enregistrée : a-t-elle des droits ?

L’enregistrement d’une marque confère des droits à son titulaire pour une durée de dix ans renouvelable. Au fil des années, votre marque enregistrée au titre de la propriété industrielle peut évoluer. Elle peut notamment bénéficier d’une certaine renommée qui va permettre d’élargir son champ d’application, mais surtout les moyens de protection qui lui sont conférés (CPI, art L 713-5).

En effet, les marques notoires ou de renommées telles que nous les connaissons sont largement connues du grand public. La notoriété s’apprécie selon l’antériorité de la marque, l’étendue de sa diffusion commerciale et territoriale, ou encore les efforts publicitaires dont elle fait l’objet.

La notoriété peut alors rendre indisponible une marque même dans un domaine commercial différent. Il convient toutefois de préciser qu’une délimitation du domaine peut parfois être ordonnée en justice.

Si une marque notoire a été déposée dans le domaine de la parfumerie, vous ne pourrez pas créer une maque du même nom, même dans un secteur d’activité différent tel que le commerce de bouche.

La reproduction ou l’imitation d’une telle marque pour des produits et services similaires ou différents peut alors engager la responsabilité civile de son auteur si elle porte préjudice au titulaire de la marque, ou si elle constitue une exploitation injustifiée.

Dans une telle situation, il convient de faire appel aux services d’un avocat en droit de la propriété intellectuelle afin d’élaborer une stratégie de défense adaptée à la situation.

Quelles solutions en cas d’accusation de contrefaçon ?

Votre avocat peut vous proposer de tenter une résolution à l’amiable. Il est par exemple possible d’entamer une phase de négociations avant ou en cours de procédure. Dans le second cas, où les parties s’engagent réciproquement à des concessions à travers un accord transactionnel.

Si la partie adverse l’accepte, il peut être avantageux pour les deux parties de conclure un contrat de licence de marque où le propriétaire de la marque autorise une autre personne à exploiter la marque moyennant le versement d’une contrepartie appelée royalties.

Outre les négociations sur la mise en place d’un tel contrat, l’avocat en propriété intellectuelle devra également discuter chacune des clauses relatives notamment à la durée, au territoire et à l’objet de la licence.

Vous concluez un contrat de cession de licence de marque avec un salarié. Ce dernier s’engage à exploiter votre marque en contrepartie du paiement des royalties. Dans le cadre de la rédaction du contrat, vous pouvez insérer des clauses permettant de restreindre l’activité du salarié. Par exemple, il ne pourra exploiter la marque que sur le territoire français, durant une période de 5 ans et que dans le cadre de ses missions.

L’intervention de l’avocat n’est pas synonyme de procédure judiciaire. Une place privilégiée doit être consacrée à la tentative de résolution amiable des conflits dans l’intérêt des parties, au travers de la négociation, de la médiation ou de la conciliation.

Si aucune entente amiable n’a pu être trouvée, votre avocat dispose de moyens de défense. Concernant une marque notoire ou de renommée qui n’aurait donc pas été enregistrée, il convient de vérifier notamment si le public concerné par l’exploitation de produits ou services sur lesquels est apposée la marque a pu avoir connaissance de la renommée.

En outre le risque de confusion doit être constaté. Dans une affaire opposant une entreprise immobilière avec un mandataire immobilier, il en est ressorti que plus la marque est notoire plus le risque de confusion est faible (CA Paris, 14 octobre 2014, n° 13/10534).

Avocats Picovschi, fort de son expérience en droit des marques, a à cœur de défendre ses clients du mieux qu’il soit. Nous élaborons ensemble la stratégie la plus adaptée à votre situation et à vos souhaits.

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