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Ne pas tomber dans la contrefaçon !

Par Maggy RICHARD | Mis à jour le 27/08/2014 | Publié le 05/11/2005


Les entreprises qui souhaitent déposer une marque, un dessin, un modèle, un brevet…doivent s’assurer au préalable que ce signe n’est pas déjà la propriété d’un tiers !

Sinon elles risquent de tomber dans la contrefaçon. Or la contrefaçon est un délit pénal en France comme dans beaucoup d’autres pays. Outre la dimension pénale, un contrefacteur s’expose également à une action devant l’un des Tribunaux de grande instance (TGI) compétent et se voir contraindre à verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Il est donc nécessaire de procéder à une recherche d’antériorité avant tout dépôt et de recourir aux services d’un avocat compétent en propriété intellectuelle pour ce faire. Avocats PICOVSCHI vous met en garde contre les risques de contrefaçon.

Comment savoir si un signe est déjà protégé en France ou à l’étranger ?

Il est recommandé de faire appel aux services d’un avocat compétent en propriété intellectuelle pour effectuer les recherches d’antériorités. En effet, ce dernier connaît et maîtrise les bases de données permettant d’obtenir de solides résultats. Il est indispensable d’effectuer des recherches dans le pays concerné mais également de les étendre à d’autres Etats, notamment si l’exploitation du dessin ou modèle ou de la marque, ou de brevet se fera dans plusieurs Etats.

Il est également indispensable pour toute entreprise souhaitant enregistrer un nom de domaine ou souhaitant créer une enseigne… de faire effectuer de telles recherches, car ce sont autant de signes susceptibles d’entrainer une action en contrefaçon si d’autres antérieurs existent.  

L’avocat en propriété industrielle fournit alors un rapport détaillé de ses recherches à son client, lui présentant les risques éventuels à déposer sa marque ou son dessin ou modèle ou son brevet, tel qu’il l’avait imaginé. Ne pas effectuer ces recherches ou ne pas prendre en compte ces résultats expose le client à des risques d’action en contrefaçon contre lui. Outre son devoir de conseil, l’avocat joue également un rôle déterminant en cas de contrefaçon pour défendre les intérêts de son client.

Dans quels cas, y a-t-il contrefaçon ?

Contrefaçon de brevets

S’agissant des brevets, on estime qu’il y a contrefaçon par reproduction lorsqu’il y a des ressemblances portant sur les caractéristiques essentielles telles que la description des deux brevets ne permet pas à un consommateur de les distinguer (Cour d’appel Lyon 2 juillet 1998).

Il y a contrefaçon par perfectionnement lorsque le brevet litigieux constitue le perfectionnement d’un brevet antérieur reproduisant ses caractères essentiels (Cour d’appel Nancy 29 mai 1998).

De plus, lorsque les brevets sont différents mais qu’ils ont une fonction identique en vue d’un même résultat, on estime qu’il y a contrefaçon par équivalence.

Contrefaçon de dessins et modèles

On considère que deux dessins ou modèles sont identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Ainsi la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, la détention à ces fins d’un produit incorporant un dessin ou modèle déposé, constitue des actes de contrefaçon.

Contrefaçon de marques

Lorsqu’on reprend une marque préexistante à l’identique pour désigner des produits ou services similaires, il y a contrefaçon par reproduction. Lorsque deux marques sont similaires, il y a contrefaçon par imitation. Il peut s’agir de ressemblances phonétiques, visuelles ou encore intellectuelles.

Il y a également contrefaçon lorsqu’un usage non autorisé d’une marque est fait ou lorsqu’une marque est apposée sur des produits ne provenant pas de son titulaire.

On estime même qu’il y a contrefaçon par substitution lorsqu’une personne délivre sciemment un produit ou service d’une marque différente que celle qui lui était demandée.

Il faut donc être très vigilant si on ne veut pas s’attirer des problèmes et prendre contact avec un avocat en cas de doute car les sanctions sont lourdes. Pour éviter d’y être confronté, les conseils avisés d’un professionnel du droit vous seront d’une grande utilité.

Sanctions de la contrefaçon

Généralement les sanctions encourues par le contrefacteur est le paiement de dommages et intérêts après avoir vu sa responsabilité civile engagée devant l’un des neuf TGI compétents en France.

Cependant, il peut également encourir des sanctions pénales, puisque le Code pénal auquel fait référence le Code de la propriété intellectuelle, considère la contrefaçon comme étant un délit. Le contrefacteur encourt alors une peine de prison et une lourde amende.

Il est à noter que les deux actions peuvent être menées conjointement.

En outre, en présence de faits ne relevant pas de la contrefaçon, il n’est pas rare également pour le contrefacteur d’être condamné pour concurrence déloyale voire parasitisme.

Les risques sont donc réels, si une entreprise s’intéresse à un droit de propriété intellectuelle déjà déposé, elle doit alors en discuter avec le titulaire du signe et négocier. Afin d’obtenir un accord équilibré, il est indispensable de confier cette mission à un avocat en droit de la propriété intellectuelle, qui saura défendre vos intérêts, mais également rédiger l’accord.

Comment utiliser des signes déjà déposés par un tiers ?

Il est possible de négocier avec le titulaire du signe ou protection un droit sur celui-ci et de contracter. Il existe en effet des contrats de cession et des contrats de licence.

Contrat de cession

Le Code de la propriété intellectuelle autorise la cession des droits patrimoniaux (droits d’exploitation) du titulaire d’un marque, d’un dessin ou modèle, d’un brevet… La cession doit en principe faire l’objet d’un écrit et être publié sur un registre pour être opposable aux tiers. Elle peut être totale ou partielle. Elle peut se faire à titre onéreux ou à titre gratuit. Elle emporte transfert de propriété de la marque au cessionnaire qui pourra alors librement l’utiliser.

Contrat de licence

Il est prévu que le brevet et la marque peuvent faire l’objet d’un licence d’exploitation totale ou partielle, exclusive ou non exclusive. Le licencié peut alors exploiter la marque ou le brevet contre rémunération.

Le brevet est protégé pour une durée de 20 ans, passé ce délai, l’invention tombe dans le domaine public et peut être librement utilisée.

Pour les dessins et modèles, la durée de protection est de 25 ans renouvelable par le titulaire.

S’agissant des marques, l’enregistrement à l’INPI vaut pour 10 ans mais il est renouvelable. A défaut de renouvellement ou en cas de déchéance du titulaire pour absence d’usage sérieux de la marque pour les produits et services qu’elle désigne pendant cinq ans, la marque revient dans le domaine public et peut être à nouveau déposée.

Il y a donc des possibilités licites d’utiliser un droit de propriété intellectuelle pourtant déjà déposé sans devenir contrefacteur. Pour être conseillé sur ces subtilités, il ne faut pas hésiter à contacter un avocat en propriété intellectuelle. Avocats PICOVISCHI, a à cœur de défendre la liberté contractuelle mais également les droits de propriété intellectuelle des titulaires, et met tout en œuvre pour répondre à vos besoins.

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