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Contrefaçon de marque de luxe : comment se défendre ?

Par Amélie JOURDAN, Juriste | Publié le 01/12/2014


Vous avez reçu une lettre de mise en demeure, une assignation, ou fait l’objet de la visite d’un huissier pour saisir ou constater vos produits, en provenance d’une marque de luxe. Cette dernière vous reproche d’avoir contrefait sa marque. Comment vous défendre ? Quels sont ses droits ? Avocats PICOVSCHI vous en dit plus dans les lignes qui suivent.

Les droits conférés par l’enregistrement d’une marque

En France, les marques font l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle). La marque étant définie comme tout signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services des entreprises.

L’enregistrement d’une marque à l’INPI confère des droits de propriété intellectuelle à son déposant. Ainsi il peut s’opposer à toute reproduction, usage, apposition, imitation de sa marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, entrainant un risque de confusion dans l’esprit du public. En effet, de tels agissements sont constitutifs de contrefaçon s’ils ont été réalisés sans l’accord du propriétaire de la marque.

L’enregistrement n’est pas le seul moyen de conférer des droits au propriétaire d’une marque : il s’agit du cas des marques notoires et de renommée.

La marque de luxe n’est pas enregistrée : a-t-elle des droits ?

L’enregistrement d’une marque confère des droits à son titulaire pour une durée de dix années renouvelables. Or nombreuses marques de luxe ne s’acquittent plus des redevances et ne possèdent plus de titre de propriété industrielle en raison de la renommée de leur marque.

En effet, une marque notoire ou de renommée telle qu’IBM, Elle, Coca-Cola, … sont largement connue du grand public. La notoriété s’apprécie selon l’antériorité de la marque, l’étendue de sa diffusion commerciale et territoriale, les efforts publicitaires dont elle fait l’objet.

La notoriété peut alors rendre indisponible une marque même dans un domaine commercial différent (une délimitation du domaine peut cependant être ordonnée parfois en justice). Ainsi nul besoin d’un dépôt pour obtenir un droit sur le signe.

La reproduction ou l’imitation d’une telle marque pour des produits et services similaires et même différents peut alors engager la responsabilité civile de son auteur si elle porte préjudice au titulaire de la marque ou si elle en constitue une exploitation injustifiée. Dans une telle situation, il convient de faire appel aux services d’un avocat en propriété intellectuelle afin d’élaborer une stratégie de défense.

Quelles solutions en cas d’accusation de contrefaçon ?

Votre avocat peut vous proposer de tenter une résolution à l’amiable. Il est possible de proposer à la partie adverse une phase préalable de négociations avant toute procédure au fond (possible également lorsque la procédure est lancée). Si la partie adverse l’accepte, il peut être avantageux pour les deux parties de conclure un contrat de licence de marque, où le propriétaire de la marque autorise une autre personne à son exploitation moyennant le versement d’une contrepartie. Outre les négociations sur la mise en place d’un tel contrat, l’avocat en propriété intellectuelle devra également discuter chacune des clauses relatives notamment à la durée, au territoire, à l’objet de la licence.

Prendre un avocat ne signifie pas obligatoirement procédure devant les tribunaux. Une place privilégiée doit être consacrée à la tentative de résolution à l’amiable des conflits dans l’intérêt des parties, au travers de la négociation, de la médiation, de la conciliation…se concluant par un protocole transactionnel.

Si aucune entente amiable n’a pu être trouvée, votre avocat en propriété intellectuelle dispose de moyens de défense. Concernant une marque notoire ou de renommée qui n’aurait donc pas été enregistrée, il convient de vérifier notamment si le public concerné par l’exploitation de produits ou service sur lesquels est apposée la marque, a connaissance de la renommée. En outre le risque de confusion doit être constaté. Or à la lumière de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 octobre 2014 opposant « SeLoger.com » à un mandataire immobilier, il en ressort que plus la marque est notoire et largement connue du grand public, plus le risque de confusion est faible.

Avocats PICOVSCHI fort de son expérience en droit des marques a à cœur de défendre ses clients du mieux qu’il soit. Nous élaborons ensemble la stratégie la plus adaptée à votre situation et à vos souhaits.

Cet article est mis en ligne à des fins d'information du public et dans l'intérêt des justiciables. Il est régulièrement mis à jour, dans la mesure du possible. En raison de l'évolution permanente de la législation en vigueur, nous ne pouvons toutefois pas garantir son application actuelle et vous invitons à nous interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 01 56 79 11 00. En aucun cas le Cabinet ne pourra être tenu responsable de l'inexactitude et de l'obsolescence des articles du site.

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