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Contrefaçon de marque : puis-je faire opposition ?

Par Amélie JOURDAN, Juriste | Publié le 23/10/2015


Vous êtes une entreprise ayant acquis une certaine renommée dans son secteur d’activité grâce à la qualité de ses produits ou services. Conscient de l’importance de protéger votre marque qui est l’image de votre société, vous avez mis en place avec votre avocat une surveillance afin de détecter des concurrents de mauvaise foi qui déposerait une marque similaire ou quasi similaire. Or ce que vous redoutiez arrive, victime de votre succès, un tiers a effectué un dépôt de marque que vous estimez porter atteinte à la vôtre. Puis-je m’y opposer ? La procédure sera-t-elle longue ? Comment s’y prendre ? Faites confiance à Avocats Picovschi pour vous sortir de ce mauvais pas !

Faire opposition à une marque sans passer les tribunaux, c’est possible avec un bon avocat !

Vous avez déposé votre marque depuis quelques mois voire quelques années. Votre avocat, consciencieux dans son travail, vous signale qu’un concurrent a déposé une marque similaire à la vôtre dans des classes très proches.

Rappelons qu’une marque est un signe distinctif permettant de désigner des produits et des services. Ces derniers sont regroupés au sein de classes qui constituent la Classification de Nice. Par exemple, la classe 14 permet de désigner des produits afférents à la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses.

À partir du moment où la demande d’enregistrement d’une marque est publiée, les tiers qui estiment que cette marque porterait atteinte à leurs droits antérieurs ont deux mois pour s’opposer. L’article L712-4 du Code de la propriété intellectuelle  prévoit que la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque se fait auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Si vous n’avez pas d’avocat au moment de la découverte d’une marque que vous estimez portant atteinte à vos droits antérieurs, c’est le moment d’en prendre un, et vite, car le délai est court !

Cette procédure, en cas de succès, permet de rejeter la demande d’enregistrement de la marque litigieuse.

Le directeur de l’INPI a rendu une décision le 12 octobre 2015 (OPP 15-1714/PVA 12.10.15) opposant la société HERMES INTERNATIONAL, qui revendiquait l’antériorité de la marque internationale désignant la France, KELLY, face à Mesdames V qui avaient demandé l’enregistrement de la marque KELY & CO le 22 janvier 2015.

Le directeur de l’INPI s’est tout d’abord attaché à comparer les produits. Il s’est avéré que les deux marques portaient notamment sur des mêmes produits à savoir des bijoux, des vêtements, des  chaussures, etc.

Il a ensuite comparé visuellement et phonétiquement les deux signes KELY & CO et KELLY et en a déduit que la marque « KELY & CO » pouvait être considérée comme une déclinaison de la marque antérieure, et qu’elle constituait donc l’imitation de la marque antérieure KELLY.

Le directeur de l’INPI a donc pris la décision suivante : «  Considérant en conséquence, qu’en raison de l’identité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté KELY & CO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal KELLY ».

L’opposition a été reconnue justifiée et la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée pour les produits désignés en commun.

Pour mettre toutes les chances de votre côté et obtenir une décision semblable à celle que la société HERMES INTERNATIONAL a obtenu, ne négligez pas l’assistance d’un avocat en propriété intellectuelle. Maîtrisant les rouages de ce droit passionnant, mais complexe, confiez lui la défense de vos intérêts afin de vous consacrer uniquement au développement de votre société.

L’action en contrefaçon : s’opposer et revendiquer une marque grâce à un avocat

Vous découvrez qu’un concurrent a déposé une marque similaire ou quasi similaire à la vôtre plusieurs mois après son dépôt. Le délai de deux mois étant passé, il n’est plus possible de former opposition auprès du directeur de l’INPI. Cependant, l’avocat a plus d’un tour dans son sac, et peut vous proposer d’agir en justice.

Avec une action en contrefaçon, il est possible de demander l’annulation de marque, mais aussi de la revendiquer, c’est-à-dire que le juge ordonnera le transfert de la marque de votre concurrent entre vos mains, vous en serez le nouveau propriétaire.

Action devant les juridictions civiles et/ou pénales, associée à une éventuelle action en concurrence déloyale, sont autant de questions que vous devez vous poser et devant lesquelles vous pouvez vite vous retrouvez perdus.

Notre département en propriété intellectuelle, maîtrise tous les aspects de ce domaine et plus particulièrement le droit des marques. Faites-nous confiance pour mener à bien la défense de vos intérêts. Fervents partisans de la résolution du conflit à l’amiable, nous mettrons tout en œuvre pour tenter de parvenir à une transaction. Si face à l’immuabilité de votre adversaire, il n’est pas possible de conclure un tel accord, nous n’hésiterons pas à saisir les tribunaux et à demander au juge de prendre les mesures en conséquence.

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