Ne pas tomber dans la contrefaçon !

Les entreprises qui souhaitent déposer une marque, un dessin, un modèle, un brevet…doivent s’assurer au préalable que ce signe n’est pas déjà la propriété d’un tiers !

Sinon elles risquent de tomber dans la contrefaçon. Or la contrefaçon est un délit pénal en France comme dans beaucoup d’autres pays.

Il est donc nécessaire de procéder à une recherche d’antériorité !

Comment savoir si un signe est déjà protégé en France ou à l’étranger ?

Pour se faire, il est possible de faire une première recherche sur des bases de données figurant sur les sites des organismes d’enregistrement ( www.inpi.fr, www.oami.eu.int ). Mais il ne s’agit que d’une première approche, ces organismes d’enregistrement peuvent proposer une recherche plus poussée, notamment le service RISC ( Recherches d’informations stratégiques et concurrentielles) de l’INPI. Il peut faire des recherches d’antériorité s’agissant des marques, brevets, dessins et modèles et ce dans plusieurs pays et même pour une période donnée.

Une recherche de similitude dans les classes de produits et services concernées par la marque envisagée pour vérifier si elle possède des similitudes avec des marques préexistantes coûtera par exemple 38€ pour une classe et 19€ par classe supplémentaire.

Un devis peut être établi gratuitement sur demande à l’INPI.

Ne pas effectuer cette recherche ou ne pas prendre en compte ces résultats et s’obstiner à déposer un modèle, marque ou brevet déjà protégé expose à de graves sanctions pour contrefaçon.

Dans quels cas, y a t-il contrefaçon ?

S’agissant des brevets, on estime qu’il y a contrefaçon par reproduction lorsqu’il y a des ressemblances portant sur les caractéristiques essentielles telles que la description des deux brevets ne permet pas à un consommateur de les distinguer ( Cour d’appel Lyon 2 juillet 1998).

Il y a contrefaçon par perfectionnement lorsque le brevet litigieux constitue le perfectionnement d’un brevet antérieur reproduisant ses caractères essentiels ( Cour d’appel Nancy 29 mai 1998).

De plus, lorsque les brevets sont différents mais qu’ils ont une fonction identique en vue d’un même résultat, on estime qu’il y a contrefaçon par équivalence.

Il y a contrefaçon de modèle lorsqu’un modèle possède de grandes ressemblances avec un modèle préexistant.

Les marques peuvent également être contrefaites et on retrouve une typologie semblable.

Lorsqu’on reprend une marque préexistante à l’identique pour désigner des produits ou services similaires, il y a contrefaçon par reproduction et contrefaçon par imitation lorsque les deux marques sont similaires. Il peut s’agir de ressemblances phonétiques, visuelles ou encore intellectuelles.

Il y a également contrefaçon lorsqu’un usage non autorisé d’une marque est fait ou lorsqu’une marque est apposée sur des produits ne provenant pas de son titulaire.

On estime même qu’il y a contrefaçon par substitution lorsque une personne délivre sciemment un produit ou service d’une marque différente que celle qui lui était demandée.

Il faut donc être très vigilants si on ne veut pas s’attirer des problèmes et prendre contact avec un professionnel en cas de doute car les sanctions sont lourdes. Pour éviter d’y être confronté, les conseils avisés d’un professionnel vous seront d’une grande utilité.

Sanctions de la contrefaçon :

Non seulement, le contrefacteur engage sa responsabilité civile et donc risque de payer d’importants dommages et intérêts au titulaire de la marque victime.

Mais il peut être pénalement condamné.

La contrefaçon de brevet et de modèle est punie de trois ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende.

S’agissant de la contrefaçon de marque, les articles L.716-9 et L.716-10 du code propriété intellectuelle disposent que :

« Est puni de quatre ans d′emprisonnement et de 400 000 Euros d′amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

a) D′importer sous tout régime douanier, d′exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d′emprisonnement et à 500 000 Euros d′amende. »

« Est puni de trois ans d′emprisonnement et de 300 000 Euros d′amende le fait pour toute personne :

a) De détenir sans motif légitime, d′importer sous tous régimes douaniers ou d′exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

b) D′offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

c) De reproduire, d′imiter, d′utiliser, d′apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

L′infraction, dans les conditions prévues au d, n′est pas constituée en cas d′exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l′article L. 5125-23 du code de la santé publique.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d′emprisonnement et à 500 000 Euros d′amende. »

Les tribunaux français sont compétents et la loi française est applicable dès lors que ces biens et services contrefaits sont accessibles sur le territoire français. En effet, lorsque le fait générateur ou le dommage a lieu en France, la France est compétente.

De plus, la contrefaçon constitue un délit douanier. En France l’importation et l’exportation de produits contrefaits sont évidemment interdites. Les agents de la douane peuvent procéder à des investigations et constatations et peuvent confisquer les marchandises litigieuses. Les douaniers peuvent procéder à une retenue en cas de dépôt d’une demande d’intervention lorsque ces marchandises sont soupçonnées d’être une contrefaçon, ou à une saisie douanière lorsqu’il y a manifestement contrefaçon.

Les risques sont donc réels, si une entreprise s’intéresse à un droit de propriété intellectuelle déjà déposé, elle doit alors en discuter avec le titulaire du signe et négocier.

Comment utiliser des signes déjà déposés par un tiers ?

Il est possible de négocier avec le titulaire du signe ou protection un droit sur celui-ci et de contracter. Il existe en effet des contrats de cession et des contrats de licence.

- Contrat de cession :

Il est en effet possible de céder ses droits sur un modèle, un brevet ou une marque, selon respectivement les articles L.511-2, L.613-8 et L.714-1 du code de propriété intellectuelle. La cession doit en principe faire l’objet d’un écrit et être publié sur un registre pour être opposable aux tiers. Elle est soumis aux règles du droit commun des contrats. Elle peut être totale ou partielle. Elle peut se faire à titre onéreux ou à titre gratuit. Elle emporte transfert de propriété de la marque au cessionnaire qui pourra alors librement l’utiliser.

- Contrat de licence :

Il est prévu que le brevet et la marque peuvent faire l’objet d’un licence d’exploitation totale ou partielle, exclusive ou non exclusive. Le licencié peut alors exploiter la marque ou le brevet contre rémunération.

De plus, le brevet est protégé pour 20 ans en moyenne, passé ce délai, l’invention tombe dans le domaine public et peut être librement utilisée. Pour les dessins et modèles, la durée de protection est de 25 ans renouvelable une fois par le titulaire. S’agissant des marques, l’enregistrement à l’INPI vaut pour 10 ans mais il est renouvelable. A défaut de renouvellement ou en cas de déchéance du titulaire pour absence d’usage sérieux de la marque pour les produits et services qu’elle désigne pendant cinq ans, la marque revient dans le domaine public et peut être à nouveau déposée.

Il y a donc des possibilités licites d’utiliser un droit de propriété intellectuelle pourtant déjà déposé sans devenir contrefacteur. Pour être conseiller sus ces subtilités, il ne faut pas hésiter à contacter un avocat ou conseil en propriété intellectuelle.

Maggy RICHARD

Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !

Tweet

Ce site relève des traités internationaux et de la législation française sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation expresse du Cabinet Picovschi. La reproduction des textes sur un support papier pour un usage personnel est autorisée sous réserve du respect de l’intégrité des documents reproduits et de la citation de la source du document sous la forme :
< Document du site Internet http://www.avocats-picovschi.com >.