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Le rôle de l’avocat dans le dépôt et la protection de votre marque

Par Amélie JOURDAN, juriste | Publié le 20/10/2015


Vous souhaitez développer une nouvelle branche de votre activité et songez à déposer une marque afin de protéger les termes que vous avez imaginés et qui reflètent l’image de votre société. Vous vous interrogez sur l’opportunité de prendre ou non un avocat pour effectuer ce dépôt de marque. Avocats PICOVSCHI vous alerte sur l’importance de faire appel à un avocat en propriété intellectuelle afin de sécuriser votre dépôt et vous apporter ses conseils pour obtenir une protection optimale de votre marque.

Le dépôt d’une marque, ce n’est pas une simple formalité administrative !

Le dépôt d’une marque auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) n’est pas une simple formalité administrative. En effet, préalablement au formulaire à remplir, le rôle de l’avocat est de vous apporter ses conseils sur la recevabilité du dépôt de votre marque.

Tout d’abord, l’avocat en propriété intellectuelle effectuera la lourde tâche de procéder à des recherches d’antériorités. Il s’agit d’une étape capitale, puisqu’elle consiste à faire un état des lieux des marques préexistantes à la vôtre, ayant des termes en commun et portant sur les mêmes produits ou services.

Le droit des marques est régi par un principe de spécialité. Ainsi si votre marque servira à désigner des bijoux par exemple, et qu’un autre concurrent détient déjà la même dénomination pour désigner des produits pharmaceutiques par exemple, vous pourrez déposer votre marque, car il n’y aura pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre vos deux signes. Par exemple, la marque Mont Blanc existe tant pour désigner des crèmes desserts que pour désigner des stylos et objets de papeterie de luxe.

Cette étape est importante, car si vous déposez une marque similaire ou quasi similaire à celle d’un concurrent, vous vous exposer à une demande d’opposition de la part de votre concurrent auprès du directeur de l’INPI, ou par la suite à une action en contrefaçon voire en concurrence déloyale, pouvant déboucher dans les deux cas à la nullité de l’enregistrement de votre marque.

Tous vos efforts financiers et humains, votre stratégie de communication et marketing, la vente de vos produits ou services sous cette dénomination seront vains. Faire le choix de se faire assister par un avocat, c’est investir dans l’avenir de sa société.

En outre, si vous souhaitez étendre la protection de votre marque à l’étranger, au niveau de l’Union européenne voire de quelques États, tels que les États-Unis, le Japon, la Chine…qui mieux qu’un avocat pour décoder ces procédures complexes et vous assurez une protection en temps optimal ?

Protéger sa marque des atteintes de ses concurrents grâce à l’avocat en droit des marques

Vous avez effectué le dépôt de votre marque avec votre avocat, vous pensiez être tranquille, et voilà que ce dernier, effectuant son travail de surveillance de votre marque, vous informe que l’un de vos concurrents a déposé une marque similaire ou quasi similaire à la vôtre, pour désigner des produits ou services identiques.

Que faire ? Plusieurs options peuvent vous être proposées.

Tout d’abord, si l’enregistrement de la marque de votre concurrent a été publié il y a moins de deux mois, votre avocat peut vous proposer de vous opposer à cet enregistrement auprès du directeur de l’INPI. C’est avec toute la force et la conviction des arguments juridiques des deux parties, que le directeur de l’INPI pourra prendre sa décision. Il faudra démontrer qu’après avoir effectué une comparaison des deux signes de manière visuelle, phonétique et sonore, ainsi qu’une comparaison des produits et services désignés, que le directeur de l’INPI statue sur l’opposition, la déclarer justifiée ou non et rejeter ou non la demande d’enregistrement de la marque du concurrent.

Par une décision du 12 octobre 2015 (OPP 15-1816 / PVA), le directeur de l’INPI a statué sur l’opposition formée par M. C titulaire de la marque française EIFFEL depuis le 24 février 2010, contre la société SDG REGINA TOUR EIFFEL qui a déposé la marque verbale FL HOTEL le 23 janvier 2015.

Le directeur de l’INPI a constaté que la demande d’enregistrement contestée désignait pour partie des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Puis après avoir comparé les deux signes, il en a conclu que « compte tenu de l’imitation de la marque antérieure et de ces services, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités », et que par conséquent le signe contesté FL HOTEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires. L’opposition a été reconnue justifiée uniquement pour les services en commun et la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée.

Si ce délai de deux mois est écoulé, il est encore temps d’agir ! Votre avocat, obligatoire pour la procédure devant le Tribunal de grande instance (TGI), montera alors le dossier pour agir en contrefaçon. Cette action peut se dérouler en parallèle devant le TGI, action civile, et le tribunal correctionnel, action pénale.

Le rôle de l’avocat en matière de droit des marques est primordial d’un point de vue conseil afin de sécuriser son dépôt et d’assurer un développement optimal de son activité. Il est indispensable en cas de contentieux. Notre cabinet, expérimenté en propriété intellectuelle, saura parfaitement vous accompagner sur tous ces aspects que ce soit au niveau national, communautaire ou international.

Cet article est mis en ligne à des fins d'information du public et dans l'intérêt des justiciables. Il est régulièrement mis à jour, dans la mesure du possible. En raison de l'évolution permanente de la législation en vigueur, nous ne pouvons toutefois pas garantir son application actuelle et vous invitons à nous interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 01 56 79 11 00. En aucun cas le Cabinet ne pourra être tenu responsable de l'inexactitude et de l'obsolescence des articles du site.

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