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Le droit des marques vainqueur des noms de domaine

Par Alexandre RODRIGUES | Mis à jour le 16/10/2014


Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, rendu le 16 janvier 2008, prive le titulaire d'un nom de domaine de celui-ci pour le transférer au titulaire d'une marque antérieure ayant un nom identique.

Solution de l’arrêt Sunshine de la Cour d’Appel de Paris du 16 janvier 2008

L'arrêt « Sunshine » du 16 janvier 2008 permet aux titulaires de marque d'avoir encore plus de chances de gagner dans leur conflit avec les titulaires de noms de domaine. En l'espèce, un particulier avait réservé en 2005 un nom de domaine sous la dénomination « sunshine.fr », pour son activité de réalisation de photographies. La société SUNSHINE, titulaire de la marque de vêtements Sunshine, déposée en 2001, a alors assigné en contrefaçon le particulier.

Après un refus du juge des référés de statuer sur le litige, le titulaire de la marque interjetait appel devant la Cour d'appel de Paris, mais en se fondant sur une nouvelle disposition du Code des postes et des communications électroniques. Cette nouvelle disposition interdit de choisir un nom de domaine « identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle […], sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à défendre sur ce nom et agit de bonne foi ».

Se fondant sur cette disposition, la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 16 janvier 2008, ordonne le transfert du nom de domaine www.sunshine.fr au profit de la société SUNSHINE. Les juges d'appel ont en effet considéré que le particulier « ne justifie d'aucun droit ni d'un intérêt légitime- au sens de l'article R.20-44-45 du code des postes et de communications électroniques tel qu'il résulte du décret du 6 février 2007 […] – à choisir le nom de domaine qui est la marque- justifiée – de la société SUNSHINE ».

Conséquence pour les titulaires de marques et de noms de domaine

Cette décision de la Cour d'appel de Paris est gênante car elle conduit à priver le titulaire d'un nom de domaine du bénéfice de ce nom au motif qu'il ne serait pas titulaire d'une marque alors même qu'il n'existait pas, en l'espèce, de risque de confusion entre les produits commercialisés sous la marque sunshine (des vêtements) et l'activité proposée par le titulaire du nom de domaine (photographies). Il faut reconnaître aussi que la Cour d'appel de Paris n'a pas été aidée par le législateur dont le décret du 6 février 2007 ne fait aucune référence au risque de confusion alors que la Cour de cassation lui avait ouvert le chemin en 2005.

Cet arrêt crée finalement une interdiction générale de déposer un nom de domaine identique ou similaire à un nom de marque déposé antérieurement.

Les restrictions, apportées par cet arrêt et surtout le décret du 6 février 2007, risquent de ralentir le développement des noms de domaine avec des extensions en « .fr » puisque les gens souhaitant réserver des noms de domaine préféreront se rabattre vers l’extension en « .com » ou en « .net », non soumis à la législation française, afin d'éviter tout risque de conflit avec une marque. En effet, pour l'attribution des autres noms de domaine, la règle est celle du « premier arrivé, premier servi » à condition bien entendu qu'il n'y ait pas de risque de confusion. 

Par conséquent, suite à l'arrêt « Sunshine » qui semble faire jurisprudence, les titulaires de marque sont en position de force face aux titulaires des noms de domaine, qu'il y ait risque de confusion pour le consommateur ou non. Mais la Cour de cassation peut toujours remettre en cause et revenir à sa position de 2005.

Quoi qu'il arrive, il est vivement recommandé d'aller consulté un avocat compétent en propriété intellectuelle pour défendre au mieux ses intérêts. Avocats PICOVSCHI, fort de son expérience, met ses compétences à votre service.

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